Forfattere: Palle Bo Madsen
Udgivelsesdato: 28. maj 2023
ISBN: 9788757455762
- Side 235 -
...tilfælde taler man om »trademark merchandising«. 244 244. I disse tilfælde vil der typisk foreligge en varemærkekrænkelse efter Kodakdoktrinen i VML § 4, stk. 2, nr. 3 (se herom nedenfor pkt. 8.4.8), dersom der ikke indhentes samtykke til brugen i form af en licens. Se om merchandising Riis i Julebog 1997 (fra Juridisk Institut på CBS), p. 95 ff.
- Side 279 -
...virksomhedsnavnet, jf. VML § 15, stk. 3, nr. 4, litra a. Kriteriernes forbindelse til den beskyttelse, som gives et varemærke efter VML § 4, stk. 2, nr. 1-2, er tydelig. Ifølge VML § 15, stk. 3, nr. 4, litra b, gives tilsvarende en beskyttelse af velkendte virksomhedsnavne, som svarer til beskyttelsen af velkendte varemærker efter § 4, stk. 2, nr. 3.
- Side 303 -
...varemærkedirektivets art. 10, stk. 1) og VMF art. 9, stk. 1, indehaveren en eneret til at benytte varemærket i forbindelse med erhvervsvirksomhed. Mærkeindehaveren kan derfor forbyde, at andre uden dennes samtykke gør erhvervsmæssig brug af tegn, der er identiske med eller ligner det beskyttede varemærke for meget, jf. VML § 4, stk. 2, (og VMF art. 9, stk. 2).
- Side 304 -
...fra praksis f.eks. U 1981.786 SH, U 1983.923 H, U 1984.304 SH og U 2008.521 SH. 293 293. I sag C-621/08: UDV North America (EU:C:2009:111) måtte Domstolen (lidt overflødigt) fastslå, at der naturligvis også er tale om erhvervsmæssig brug i denne forstand, dersom mærket f.eks. bruges af en kommissionær, uanset at denne ikke handler for egen regning.
(...)
...og der var ubestridt tale om brug af mærket i erhvervsmæssig sammenhæng, men landsretten fandt ikke, at der var tale om erhvervsmæssig brug af mærket som kendetegn, herunder som oprindelsesangivelse eller i reklameøjemed. Der var derfor ikke grundlag for at anse bladets anvendelse af mærket som en varemærkeretlig brug i strid med VML § 4, stk. 2.
(...)
- Side 306 -
...(og § 3 og § 20), men det følger af VML § 4, stk. 3, nr. 6, at en sammenlignende reklame, som bruger en andens varemærke i strid med MFL § 21, tillige vil udgøre en varemærkekrænkelse, jf. f.eks. U 2011.3215 SH. 295 295. Se i øvrigt om sammenlignende reklame i Markedsret Del 2, 8. udg., p. 213 ff., særligt note 194 og 195 samt de der nævnte domme.
(...)
- Side 308 -
...varemærkekrænkelse synes her lige så vel at kunne afvises allerede med henvisning til manglende kendetegnsbrug i varemærkelovens forstand. Se hertil Sø- og Handelsrettens dom af 11.3.2011 (V-14-04) om en reklame, som viste et andets firmas produkt, hvorpå dette firmas logo/varemærke »kunne skimtes«, hvilket ansås for at have en »bagatelagtig« karakter.
(...)
- Side 309 -
Tillige vil der kunne være tale om en »utilbørlig udnyttelse«, jf. VML § 4, stk. 3, dersom brugen af en konkurrents velkendte mærke som søgeord må siges at indebære snylteri på dette mærkes omdømme og prestige.
(...)
- Side 310 -
...4, stk. 2 (dengang stk. 1), nr. 1. Landsretten fandt ikke grundlag for at antage, at Schultz benyttede mærket som »led i sin reklamering/kommercielle kommunikation« og konkluderede derfor, at brugen ikke gjorde indgreb i »varemærkets funktion«. Sø- og Handelsretten var forinden i sin kendelse af 18.12.2013 (A-24-15) kommet til det modsatte resultat.
(...)
...stk. 3, nr. 3 (samt for EU-varemærker VMF art. 9, stk. 3, litra c). Berettigelsen af en eksportregel kan muligvis diskuteres. 297 297. Ifølge eksportreglen i VML § 4, stk. 3, nr. 3, kan man krænke en dansk varemærkeret blot ved uhjemlet at mærke varerne i Danmark, selv om de alene er beregnet for et udenlandsk marked, hvor brugen ikke kan forhindres.
(...)
- Side 311 -
...bødepåstand med den begrundelse, at selve salget af de mærkede varer ikke kunne forbydes i det pågældende udland, forekommer dette ikke at være korrekt – anbringelse af et varemærke på produkter til eksport er at betragte som erhvervsmæssig brug af mærket i Danmark (og vil f.eks. også kunne opfylde brugspligten i Danmark, jf. VML § 10 c, stk. 4, nr. 2).
(...)
Et varemærke er også beskyttet mod andres brug heraf som virksomhedsnavn (handels- eller firmanavn) på forvekslelig måde, jf. VML § 4, stk. 3, nr. 4 (sml. nedenfor i teksten ved note 322), og selskabslovens § 2, stk. 2, samt fra retspraksis f.eks. U 1989.1056 H, U 1989.1150 SH, NIR 1990.104 SH, U
(...)
- Side 312 -
...brug af sit virksomhedsnavn kunne krænke en andens varemærkeret, når navnet og mærket er forvekslelige, og virksomhedsnavnet anbringes på varen eller i øvrigt bruges på en sådan måde, at der skabes en forbindelse mellem navnet og de varer eller tjenesteydelser, der sælges af den anden virksomhed, jf. sag C-17/06: Céline (EU:C:2007:497), præmis 21-23.
- Side 314 -
...sodavand skal fortyndes med vand. Vareartslighed forelå derimod ikke i U 1985.1004 H (havregryn/margarine), U 1988.1066 SH (investeringsprodukter i forskellige brancher), U 2013.595 SH (tjenesteydelser af forskellig art) og Sø- og Handelsrettens dom af 8.11.2017 (V-26-16, hvor el og gas ansås som »to forskellige og ikke-substituerbare produkter«).
(...)
...jf. VML § 4, stk. 2, nr. 2. Er der derimod tale om identiske mærker, som tillige anvendes for identiske varer eller tjenesteydelser, (så de ikke blot »ligner«), behøves ikke nogen (yderligere) sandsynliggørelse af en forvekslingsrisiko, jf. VML § 4, stk. 2, nr. 1. Tilsvarende gælder for EU-varemærket, jf. VMF art. 9, stk. 2, henholdsvis litra a og b.
(...)
Bestemmelsen i VML § 4, stk. 2, nr. 1, har et snævert område, men giver en videre beskyttelse end bestemmelsen i nr. 2, jf. sagerne C-236-238/08: Google (EU:C:2010:159), præmis 78. I en nr. 1-situation giver en forvekslingsrisiko sig selv så meget, at dette slet ikke er nævnt som et kriterium i bestemmelsen.
(...)
- Side 315 -
...Tilsvarende var det uden betydning, at der ved skiltning i forbindelse med salget blev gjort opmærksom på, at der var tale om »uofficielle« Arsenal-varer. Det sidste hang bl.a. sammen med, at varerne kunne sælges videre og risikere i efterfølgende omsætningsled at blive opfattet som stammende fra Arsenal FC (og dermed krænke varemærkets oprindelsesfunktion).
(...)
...varerne, herunder deres art, anvendelsesformål og benyttelse, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden, jf. Domstolen i bl.a. sag C-39/97: Canon (EU:C:1998:442), præmis 23, sag C-416/04 P: Sunrider (EU:C:2006:310), præmis 85, sag C-16/06 P: Les Éditions Albert René (EU:C:2008:739), præmis 65, og sag C-50/15 P: Hesse (EU:C:2016:34).
(...)
...vis forstand at indgå i identitetskriteriet i nr. 1. 301 301. Sml. Thomas Riis i NIR 2010, p. 256, jf. samme i Møgelvang-Hansen m.fl.: Markedsføringsretten, 3. udg., p. 310, og Wallberg: Brug af andres varemærker i digitale medier, p. 176 f. For at et forhold skal kunne subsumeres under VML § 4, stk. 2, nr. 1 (og ikke blot nr. 2), må der dog skulle
(...)
- Side 318 -
...2017.3607 SH lancerede et firma sine sengetøjsprodukter med et mønster, som til forveksling lignede mønstret på de velkendte Hästens-senge. Da der samtidig var vareartslighed, idet senge og sengetøj er komplementære produkter, forelå der en varemærkekrænkelse efter VML § 4, stk. 1 (nu stk. 2), nr. 2 – samt krænkelse efter MFL § 3, stk. 1, og § 22.
(...)
...VML § 4, stk. 2, nr. 2. 304 304. Denne risiko er utvivlsomt stigende i takt med varemærkets kendthed, sml. U 1991.697 H, U 1997.253 H, U 1998.1029 SH og U 2001.2094 SH – sidstnævnte med henvisning til sag C-39/97: Canon (EU:C:1998:442). Se i øvrigt U 1992.465 H, U 1994.147 SH, U 1998.299 SH, U 2002.717 H og U 2004.1673 Ø. Sml. nedenfor pkt. 8.4.6.3.
- Side 319 -
...»betydningskerne« (i retning af gør-det-selv). Der var derfor handlet i strid med VML § 4, stk. 1 – samt markedsføringslovens almindelige kendetegnsregel. (Derimod blev brugen af ordet fusk lidt overraskende ikke anset for misrekommanderende i henhold til markedsføringslovens regel herom, sml. herved Markedsret Del 2, 8. udg., p. 117 ff. med note 104).
(...)
- Side 331 -
...fra varemærkedirektivet. Såvel direktivet som forordningen taler om »likelihood of association« som en del af det overordnede begreb »likelihood of confusion« (forvekslelighed). Også tidligere retspraksis rummer dog som nævnt eksempler på, at en associationsvirkning er blevet tillagt betydning. Se til illustration U 1994.147 SH (afbildet nedenfor).
- Side 335 -
...med såvel varemærkelovens § 4 som markedsføringslovens § 1 og § 5« (nu MFL § 3 og § 22). Selv om det ikke helt klart fremgår, hvilken betydning de nævnte udenomsmomenter konkret har haft for netop den varemærkeretlige bedømmelse, har de givetvis ikke været uden betydning, og vi bevæger os også her i grænselandet til den almindelige markedsføringsret.
(...)
- Side 337 -
Med forbehold for varemærkerettens principielle krav om vareartslighed synes det imidlertid at blive stadigt vanskeligere at fastholde en afgørende forskel mellem den mærkeretlige bedømmelse efter VML § 4 og en markedsføringsretlig bedømmelse efter MFL § 22. Bl.a. Højesterets afgørelse i U 1988.29 H har som nævnt været med til at udviske forskellen.
- Side 338 -
...2006.600 H og U 2008.446 H om simple figurmærker (striber) anvendt som udsmykning på varen, selv hvor der var tale om et særdeles velkendt varemærke som omhandlet i VML § 4, stk. 2, nr. 3 (sml. nedenfor pkt. 8.4.8). Se i samme retning Sø- og Handelsrettens dom af 30.5.2007 (V-131-05) om sædvanligt forekommende mønstre, in casu skotskternede stoffer.
(...)
...imidlertid ikke opretholdes efter Domstolens dom i sag C-102/07: Adidas (EU:C:2008:217), hvor det eksplicit udtales, at friholdelsesbehovet ikke kan udgøre en af de relevante faktorer ved fastlæggelsen af beskyttelsesomfanget efter varemærkedirektivets art. 10, stk. 2, litra a og b (dengang art. 5, stk. 1 og 2) og tilsvarende nu VML § 4, stk. 2, nr. 1 og 2.
(...)
- Side 340 -
...eller skade efter stk. 2, nr. 3 er udelukkende den sammenhæng, som den berørte kundekreds kan skabe mellem de pågældende varemærker. 313 313. Bøggild og Staunstrup: EU-varemærkeret, p. 95 f., forholder sig kritisk til den nævnte Adidas-dom og finder dommens holdning til friholdelsesbehovets manglende betydning for beskyttelsesomfanget »mindre oplagt«.
(...)
- Side 341 -
...samt ovenfor pkt. 8.4.4.1. Hansson-dommen er dog siden fulgt op af sag C-702/18 P: Primart (EU:C:2020:489), præmis 53, ifølge hvilken et sammenfald af bestanddele med et svagt særpræg »ikke ofte« efter en helhedsvurdering vil føre til risiko for forveksling efter VMF art. 8, stk. 1, litra b (tilsvarende VML § 4, stk. 2, nr. 2, og § 15, stk. 1, nr. 2).
(...)
- Side 344 -
...tale helt at fravige hovedreglen om vareartslighed som en krænkelsesbetingelse, jf. nedenfor pkt. 8.4.8, og der kan undertiden være en glidende overgang fra, at et varemærkes stærke position på markedet blot øger forveksleligheden (efter VML § 4, stk. 2, nr. 2 ), og til at statuere krænkelse uden krav om forvekslelighed (efter § 4, stk. 2, nr. 3 ).
(...)
- Side 346 -
...tale om en brug, som gør indgreb i varemærkets funktioner – herunder hvis der er risiko for forveksling, men uafhængigt af om brugen i øvrigt er i overensstemmelse med god markedsføringsskik. 322 322. Jf. FT 2018-19 (1. samling), L 49, Tillæg A, bemærkningerne til § 4, stk. 3, nr. 4, og § 10, stk. 1, nr. 1, samt sag C-17/06: Céline (EU:C:2007:497).
- Side 349 -
...Det sker umiddelbart ved, at der gøres undtagelse fra kravet om vareartslighed og indrømmes mærkeindehaveren beskyttelse også over for en uhjemlet brug, der vedrører varer eller tjenesteydelser af anden art. I realiteten sker der en løsrivelse fra det traditionelle forvekslelighedskrav (selv om mærkerne stadig skal »ligne« hinanden), jf. nedenfor.
(...)
- Side 350 -
...den påståede krænkelse. I U 2017.3607 SH var et mønstermærke (Hästens) stiftet ved indarbejdelse på det tidspunkt, hvor en anden virksomhed lancerede et forveksleligt mønster, men det var først senere blevet velkendt. Da der i situationen forelå simpel forvekslelighed (jf. nu VML § 4, stk. 2, nr. 2), fik det dog her ingen betydning for resultatet.
(...)
- Side 352 -
...(særpræg) og mister sin »tiltrækningskraft« over for (renommé). Kriterierne vil blive uddybet nedenfor. 325 325. Se om udvanding tillige sag C-323/09: Interflora (EU:C:2011:604), præmis 76-83. Se også Sø- og Handelsrettens dom af 21.12.2007 (V-10-07). Udvanding kan ultimativt føre til, at varemærkeretten fortabes ved degeneration, jf. nedenfor pkt. 8.8.3.
(...)
Reglen i VML § 4, stk. 2, nr. 3, bliver ofte påberåbt uden held, men fra den retspraksis, som anerkender et varemærkes velkendthed i henhold til denne bestemmelse, og derfor tildeler mærket en udvidet beskyttelse, kan bl.a. nævnes
(...)
- Side 353 -
...navnet McAllan (en pølsevogn), og McDonald’s restaurationsvirksomhed. Med adresse til de kriterier, som vi nu finder i VML § 4, stk. 2, nr. 3, udtalte Højesteret videre, at der heller ikke forelå nogen »utilbørlig udnyttelse af McDonald’s varemærkers særpræg eller renommé«, ligesom forholdet ikke var »egnet til at skade særpræget eller renomméet«.
(...)
- Side 354 -
...af det velkendte varemærke »Obelix« (fra tegneserieuniverset Asterix) som dominerende del af navnet »Café Obelix« at være »udtryk for en utilbørlig udnyttelse, som henset til tilknytningen til navnlig alkohol også har været skadelig«. Der forelå derfor en krænkelse efter VML § 4, stk. 2, nr. 2 såvel som nr. 3 (dengang § 4, stk. 1, nr. 2, og stk. 2).
(...)
- Side 355 -
...(BS-9582/2017 og BS-26278/2020) fandtes EU-varemærket »PANZER GLASS« at nyde beskyttelse som velkendt varemærke, men dette ses ikke i øvrigt at blive brugt til noget, da sagen blev procederet og afgjort på grundlag af forvekslelighed efter VMF art. 9, stk. 2, litra b (svarende til VML § 4, stk. 2, nr. 2), ikke litra c (svarende til VML § 4, stk. 2, nr. 3).
(...)
...et visitkort, hvor personen omtaltes som »founder« af begge de involverede virksomheder, uagtet han ikke længere havde tilknytning til den anden virksomhed, fandtes at være udtryk for snylteri i form af utilbørlig udnyttelse af det særdeles velkendte varemærke. Ud over krænkelsen af varemærket var tillige markedsføringsloven og OHL § 70 overtrådt.
(...)
...enhver anden art, selv om dette nok vil være det sædvanlige, når talen er om »utilbørlig udnyttelse« (snylteri på goodwill) efter Kodakdoktrinen. Det er således ikke udelukket, at der ved den samlede bedømmelse af velkendthed og navnlig konsekvenserne heraf kan tages hensyn til, hvilke varer eller tjenesteydelser det pågældende mærke forbindes med.
(...)
...sprogligt formuleret som en undtagelse fra kravet om vareartslighed, men indebærer reelt også en undtagelse fra kravet om forvekslelighed, jf. sag C-425/98: Marca Mode (EU:C:2000:339), præmis 36, og sag C-292/00: Davidoff (EU:C:2003:9), præmis 27-30, om fortolkning af den underliggende direktivbestemmelse. Heri ligger også, at der ikke nødvendigvis
(...)
- Side 356 -
...for at brugen kan siges at udnytte eller skade det velkendte mærke. I denne henseende kan det naturligvis ikke retfærdigøre andres brug af et velkendt mærke, at varen påføres ordene »I am not« i tilknytning til mærket, jf. Sø- og Handelsrettens dom af 6.1.2020 (BS-43965/2018) om den tilsvarende regel for EU-varemærker i VMF art. 9, stk. 2, litra c.
(...)
...særpræg og renommé. Sml. Sø- og Handelsrettens kendelse af 14.10.2021 (BS-11438/2021), hvor det først konstateres, at varemærket »LEASYS« er forveksleligt med det velkendte varemærke »L’EASY«, og der dernæst konkluderes at være sandsynliggjort en utilbørlig udnyttelse af mærket (stadfæstet ved Østre Landsrets kendelse af 28.4.2022 (BS-42826/2021).
(...)
- Side 357 -
...afsvækkelse af betingelserne for, at der kan siges at foreligge forvekslelighed (dvs. vareartslighed og mærkelighed), sml. ovenfor pkt. 8.4.6 – og som en fravigelse af kravet om, at der overhovedet skal foreligge risiko for forveksling. Specielt det sidste gør grænsen til den markedsføringsretlige kendetegns- og goodwillbeskyttelse noget flydende.
- Side 361 -
...varemærkeretlig forstand, jf. også U 2014.3428 SH. En erhvervsdrivendes omtale af en konkurrent (ved navn eller på anden genkendelig måde) skal imidlertid altid leve op til markedsføringslovens loyalitets- og tilbørlighedskrav samt i givet fald til reglerne for sammenlignende reklame, jf. Markedsret Del 2, 8. udg., p. 116 ff. og 213 ff., samt lige nedenfor.
- Side 367 -
...til de erstattede genstande) eller de konkrete forsikringsbetingelser kunne føre til et andet resultat. Umiddelbart uforenelig hermed er U 1954.441 H (HRT 1954.54), hvor en sælger fandtes retmæssigt at kunne foretage dækningssalg efter kbl. § 30, stk. 2, af et parti varer, som var forsynet med køberens varemærke. Sidstnævnte dom forekommer tvivlsom.
(...)
- Side 379 -
...eget varemærke, uden at det oprindelige varemærke herved blev skjult. I U 2009.2956 H fandtes en parallelimportørs tilføjelse af sit eget varemærke på parallelimporterede lægemidler således uberettiget, da det var sket på en måde, som skabte indtryk af en sammenhæng mellem parallelimportørens varemærke og det oprindelige varemærke (lægemidlets navn).
(...)
- Side 380 -
...parallelimportørens undladelse af at genanbringe producentens varemærke på den nye emballage efter sket ompakning »i princippet« kan være »til skade for varemærkets omdømme« (og ødelægge dets funktion som bindeled til kunderne), hvilket i så fald vil kunne stille sig i vejen for en sådan ometikettering. Dette må dog nok antages at have undtagelsens karakter.
- Side 385 -
...»danskhvidevareservice.dk« – uanset risiko for forveksling med en anden virksomhed ved navn Dansk Hvidevare Service ApS – ikke at krænke domænelovens § 25, da domænenavnet var rent beskrivende for virksomheden, og der konkret ikke var handlet illoyalt. Om brugen af eget navn som element i et domænenavn foreligger U 2008.372 H (omtalt ovenfor pkt. 8.4.6).
- Side 406 -
...senere udvanding af mærket. Samtidig påpeges det imidlertid, at spørgsmålet om beskyttelsesfortabelse ved degeneration (VML § 26) skal vurderes ud fra forholdene på tidspunktet for dette spørgsmåls opståen, hvilket derfor netop vil skulle ske med inddragelse af den skade på særpræget, som måtte være forvoldt ved senere krænkelser eller generisk brug.
- Side 453 -
...andet kendetegn), jf. i denne retning formentlig U 1972.840 Ø. Man kan herved – med reference til princippet i VML § 4, stk. 2, nr. 2 – henvise til, at faren for urigtig antagelse af en »forbindelse« mellem virksomheder velsagtens altid vil være større, hvis en virksomhed er karakteriseret og kendetegnet ved et gennemgående »house mark« eller lignende.
(...)
- Side 457 -
...»Norliv – Foreningen for kunder i Nordea Liv og Pension« hverken efter erhvervsvirksomhedslovens § 6 smh.m. selskabslovens § 2 eller efter VML § 4 at krænke selskabet »Norliv ApS«. Der blev ikke mindst lagt vægt på, at foreningens og selskabets »registrerede formål, branchekoderegistrering, virksomhed og aktiviteter i øvrigt« var væsensforskellige.